Дахно І.І. Міжнародне приватне право (2008)
11.2. Експертиза об'єктів техніки на патентну чистоту
29 січня 1974 р. постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів була затверджена "Інструкція з експертизи об'єктів техніки на патентну чистоту". Ця Інструкція набрала чинності 15 грудня 1975 р. За радянських часів вона публікувалася, зокрема, в другому томі тритомника "Законодательство СССР по изобретательству . Цей тритомник публікував Всесоюзний науково-дослідний інститут патентної інформації в 1981 та 1982 роках. Оприлюднювалася Інструкція і в інших джерелах. Вона велика за обсягом — 145 сторінок.
У незалежній Україні ця Інструкція ніким і ніколи не скасовувалася. Цей нормативний документ вартий того, щоб про нього знали всі ті, хто причетний до зовнішньоекономічної діяльності. Як відомо, меж для удосконалення не існує. Можливо, колись з'явиться досконаліше бачення експертизи на патентну чистоту. Поки що можна стверджувати, що нормативний акт більше як тридцятирічної давності не застарів і може бути в пригоді тим, хто прямує як на вітчизняні, так і зарубіжні ринки зі своєю продукцією.
Інструкцію можна розглядати не лише як нормативний документ, а й як збірник порад про те, як визначати патентну чистоту продукції. У цьому розділі ми й ознайомимося з основними положеннями Інструкції. Детальніше ознайомитися з нею радимо самостійно.
Патентну чистоту необхідно забезпечувати вже на тій стадії, коли об'єкт техніки (тобто товар) створюється. Для тих об'єктів техніки, які створюються заново, експертиза патентної чистоти є складовою частиною загальних патентних досліджень. Вони виконуються як перед початком, так і під час відповідної розробки. Як самостійна робота, експертиза патентної чистоти виконується щодо раніше розроблених пристроїв, способів і речовин, які стають виставковими експонатами і об'єктами експорту чи закордонного ліцензування. Щодо винаходів перевірці на патентну чистоту підлягає все, що може становити об'єкт винаходу (пристрій, спосіб, речовина, штам).
Щодо корисних моделей перевіряються лише пристрої, які призначені для поставок у ті країни, де передбачена правова охорона цього об'єкта промислової власності. Таких країн небагато, але серед них є країни з привабливими ринками, зокрема, Німеччина та Японія.
Щодо промислових зразків перевіряються лише ті об'єкти, які беруть участь у формуванні загального вигляду відповідного виробу.
Щодо товарних знаків перевіряються всі вироби, позначені маркуванням як на самому виробі, так і на технічній та службовій документації.
Слід мати на увазі, що коли перевіряється патентна чистота пристроїв, то вони, інколи можуть містити сотні й тисячі технічних рішень (вузлів, деталей, механізмів, агрегатів тощо). Образно кажучи, всі деталі і шурупи фізично неможливо перевірити. Завдання полягає в тому, щоб вибрати такі технічні рішення, дані про патентну чистоту яких, з огляду на їх значимість і важливість, необхідні й достатні для оцінювання патентної чистоти об'єкту в цілому. Треба зуміти знайти технічні рішення принципового значення для того, щоб скоротити обсяг і час проведення експертизи. Зрозуміло, що така робота може бути плідною, якщо патентознавець та інженер працюють злагоджено. Непроста річ мати в одній особі висококваліфікованого патентознавця та інженера, хоч це все ж таки трапляється.
Перевірка патентної чистоти способу охоплює його операції і прийоми. Необхідно врахувати, що в багатьох країнах, у тому числі і в Україні, патентна охорона способу поширюються і на продукцію, виготовлену безпосередньо запатентованим способом. Необхідно також пам'ятати, що можуть видаватися й самостійні патенти на продукцію (інакше кажучи, вироби), яка одержана способом, щодо якого здійснюється перевірка. Трапляється також видача комбінованих патентів, які захищають як пристрій, так і спосіб одержання речовини та саму речовину.
Чому згадане вище потрібно мати на увазі? Тому що спосіб як такий мало кого цікавить. Спосіб викликає інтерес лише тоді, коли за його допомогою одержується якась продукція.
Якщо предметом винаходу-способу є вимірювання, здійснення вантажних робіт тощо, то слід пам'ятати, що відповідні патенти охороняють лише ці способи і на об'єкти виконуваних за їх допомогою робіт не поширюються. Слід мати на увазі, що в певних випадках функціонування, зокрема вимірювальних пристроїв, неминуче пов'язане з реалізацією способу, запатентованого третьою особою.
Перевірка патентної чистоти винаходу-речовини здійснюється при розробці нових матеріалів, або ж нових способів одержання вже відомих речовин. Для уникнення зайвої роботи та з метою економії часу перед проведенням експертизи необхідно уточнити, на які саме види речовин поширюється в конкретній країні правова охорона. Перевірка патентної чистоти речовин, як правило, охоплює також і способи їх одержання та використання. Речовини природного походження на патентну чистоту не перевіряються.
Якщо речовини одержують за допомогою синтезу, то на патентну чистоту необхідно перевірити спосіб одержання таких речовин.
Правова охорона штамів відбувається далеко не в усіх країнах світу, але майже скрізь охороняються способи одержання речовин за допомогою штамів. Правова охорона в країнах світу поширюється на середовище для живлення штамів.
Перевірка патентної чистоти штаму охоплює:
• власне штам;
• технологію одержання речовини, продуктом якої є штам;
• речовину, з якої одержують штам;
• спосіб вирощування та підвищення активності даного штаму;
• середовище живлення штаму;
• способи одержання середовища й живлення даного штаму.
Перевірка патентної чистоти по суті означає встановлення залежності певного об'єкта від патентів, виданих раніше у відповідних країнах, які продовжують діяти на даний момент.
Суцільний (іншими словами, вичерпний) пошук нерідко може замінюватися вибірковим, наприклад, пошуком патентів фірм (або ж винахідників), які працюють над відповідною проблематикою. Правда, в цьому є певний ризик, адже можуть бути нові фірми чи винахідники, про яких раніше не було інформації.
При проведенні патентної експертизи щодо країн, які практикують відкладену експертизу заявок на винаходи, слід брати до уваги, що винаходам надається тимчасова охорона від дати викладки (публікації) відповідної заявки.
Якщо після закінчення експертизи об'єкта техніки на патентну чистоту виникають обставини, які потребують продовжити цю роботу, то здійснюється додаткова перевірка. Вона спричинюється в основному такими обставинами:
• поповненням патентних фондів відповідних країн;
• розширенням кола країн експорту;
• внесенням змін в об'єкт, щодо якого вже відбулася експертиза патентної чистоти.
Як же конкретно провести пошук на патентну чистоту? Насамперед необхідно сформулювати відповідну програму та підготувати всі необхідні дані для перевірки. Це означає, що потрібно дістати вказівники класів патентів відповідних країн (чи вказівники класів промислових зразків та товарних знаків), довідково-пошуковий апарат до них та інші допоміжні матеріали, що полегшують пошук класифікаційних рубрик. Слід передбачити такі етапи експертизи на патентну чистоту:
• оцінка умов та вибір оптимальної методики експертизи для даного об'єкта, визначення країн перевірки;
• вивчення патентного законодавства тих країн, щодо яких проводиться перевірка, тією мірою, в якій воно має значення для методики експертизи;
• вибір технічних рішень та інших елементів, що підлягають експертизі;
• вибір комплектуючих виробів чи напівфабрикатів, які підлягають експертизі;
• визначення та підбір технічної документації на даний об'єкт, яка буде залучена для експертизи;
• визначення класифікаційних рубрик для всіх технічних рішень та інших елементів, які підлягають
перевірці;
• вибір патентної документації, згідно з якою буде проводитися експертиза об'єкта.
Завдання першого етапу полягає в тому, щоб досягти достатню достовірність результатів експертизи при мінімально необхідних затратах часу і ресурсів на її проведення. Слід визначити країни, щодо яких перевіряється патентна чистота, наявність і доступність патентних фондів цих країн в Україні, СНД чи в інших державах. Перевірка на патентну чистоту буде успішною, якщо вона здійснюватиметься сумісними зусиллями розробника і патентознавця.
На другому етапі необхідно встановити положення патентних законів відповідних країн, які стосуються методики перевірки, дату набрання чинності патентного закону, а в необхідних випадках — попереднього. Слід установити види промислової власності, що охороняються в даній країні і на які об'єкти охоронні документи не видаються.
Потрібно проаналізувати вимоги до новизни винаходів з метою правильного визначення технічних рішень з точки зору строків їх відомості та джерел відомості, які можуть бути протиставлені патенту, що заважає.
Необхідно врахувати спеціальні види патентів, крім основних (додаткові, залежні, ввізні), що діють у даній країні.
На яку глибину слід пірнати в патентне море, щоб перевірити наявність чи відсутність патентів, які можуть позбавити наш об'єкт техніки патентної чистоти? Для правильного визначення глибини пошуку важливе значення має строк дії патенту, можливість і межі продовження строку його дії, можливість поновлення патенту, що втратив силу через несплату мита за підтримку чинності патенту. Крім вивчення основних положень патентного законодавства, не завадить ознайомитися із судовою практикою відповідних країн з питань, які безпосередньо стосуються експертизи на патентну чистоту, зокрема вивчити:
• обсяг прав, які надаються судам при розгляді патентних спорів;
• застосування в даній країні прецедентного права;
• розгляд справ про порушення прав патентовласників;
• розгляд справ про скасування патентів чи визнанням їх частково недійсними.
Слід також мати на увазі набрання чинності регіональними угодами, як, наприклад, Конвенцією про європейський патент
При виборі технічних рівнів, які потрібно перевіряти на патентну чистоту, слід мати на увазі таке.
Для складних пристроїв (великі машини, агрегати радіотехніка, різні комбайни, верстати, трактори, автомобілі літаки тощо) насамперед визначаються технічні рішення, які мають важливе значення для об'єкта в цілому. Це, як правило їх принципові схеми (кінематична і електрична), загальне компонування, конструктивні рішення основних механізмів і агрегатів, а для електричних пристроїв — і принципові схеми основних блоків. Потім визначаються інші технічні рішення, які мають суттєвий вплив на роботу пристрою в цілому. Другорядні технічні рішення перевіряються лише, як правило, для об'єктів масового використання.
Для способів (технологій) визначають послідовність операцій, параметри і режими технологічного процесу, а також технічні рішення, що мають відношення до прийомів, які застосовуються.
При перевірці патентної чистоти речовини спочатку визначають технічні рішення, що полягають у якісному (наявність інгредієнтів чи компонентів), а потім у кількісному (їх відсоткове співвідношення) складі даної речовини. Перевірці підлягають і вказівки на введення в речовину (чи її компоненти) різних домішок тощо.
У випадку невеликого обсягу випуску чи продажу виробів, патентна чистота перевіряється лише стосовно обмеженої кількості найбільш важливих технічних рішень. При масовому виробництві перевіряється більшість технічних рішень, а інколи і всі рішення даного об'єкта техніки, навіть, малозначні вузли та деталі.
Коли існує державний стандарт на певну продукцію, то на патенту чистоту перевіряється решта технічних рішень стандартизованого об'єкта, які не регламентовані відповідним стандартом.
А чи необхідно перевіряти на патентну чистоту технічні рішення, на які видані авторські свідоцтва колишнього СРСР чи зарубіжні патенти нашим громадянам чи організаціям? Так, необхідно. Перевірка здійснюється на загальних підставах, оскільки не виключено, що сукупність частини ознак нашого винаходу може бути предметом більш раннього чужого чинного патенту.
Якщо кількість зарубіжних патентів, що стосуються об'єкта техніки, патентна чистота якого перевіряється, невелика, то з метою економії часу, ресурсів і підвищення надійності перевірки аналізований об'єкт техніки не розмежовують на складові частини, а обмежуються суцільним оглядом цієї групи патентів, щоб виявити ті з них, які певним чином стосуються даного об'єкта.
Зупинимося на перевірці патентної чистоти комплектуючих. У пристроях масового виробництва (наприклад, годинники, фотоапарати, радіоприймачі тощо) потрібно перевіряти більшість комплектуючих виробів. У решті пристроїв — лише найбільш суттєві комплектуючі вироби. Завжди перевіряється патентна чистота великих та коштовних комплектуючих виробів. Покупні напівфабрикати (оброблена сировина) перевіряються на патентну чистоту за таких умов:
• технологія, що перевіряється, передбачає обов'язкове застосування даного напівфабрикату;
• речовина, що перевіряється виготовлена з цілком певного напівфабрикату і це може бути встановлено аналізом чи іншим чином;
• пристрій, що перевіряється, містить одну чи кілька складових частин, виготовлених з напівфабрикатів, застосування яких дає можливість суттєво поліпшити характеристики пристрою.
Підбираючи технічну документацію для проведення експертизи на патентну чистоту, слід брати найостанніший її варіант, у якому відображені всі зміни та доповнення. Поряд з кресленнями (регламентами, описами, рецептурами), необхідно також використовувати пояснювальні записки, інструкції з експлуатації, щоб якнайповніше розкрити суть і особливості технічних рішень, патентна чистота яких перевіряється.
Велике значення для правильного проведення експертизи на патенту чистоту має визначення рубрик Міжнародної та національних систем класифікації патентів (а також промислових зразків та товарних знаків). Необхідно визначити мінімально необхідну кількість рубрик, яка все ж таки забезпечила б пошук усіх без винятку патентів, необхідних дня конкретної експертизи.
На даному етапі найбільш поширеною системою класифікації є Міжнародна патентна класифікація, на яку переходить усе більша кількість держав. З іншого боку, є немало країн, у тому числі промислово розвинутих, які ще користуються своїми національними системами класифікацій.
Основні особливості національних систем полягають у тому, що в них за основу класифікації береться один з двох принципів:
• галузевий, коли винаходи розміщуються згідно з їх застосуванням у тій чи іншій галузі техніки;
• функціональний, коли винаходи розміщуються в рубриках відповідно до тих функцій, які вони виконують, чи ефекту, який вони забезпечують.
Вважають, що МПК є найбільш логічною, оскільки дозволяє синтезувати позитивні риси обох класифікацій. При визначенні рубрик МПК немає необхідності подвійного (галузевого і функціонального) їх пошуку.
Відбір патентної документації для проведення експертизи на патентну чистоту проводиться у кілька етапів. Спочатку необхідно виявити офіційні джерела, які містять відомості про всі діючі патенти. Як правило, це офіційні патентні бюлетені зарубіжних країн чи видані в колишньому СРСР (а тепер — Росії) офіційні збірники (переліки) патентів країн світу.
Майже всі офіційні патентні бюлетені країн світу вміщують таку інформацію:
• найменування винаходу;
• найменування патентовласника і дійсного винахідника (чи винахідників);
• класифікаційний індекс (чи індекси), до якого (яких) віднесено даний винахід;
• номери патенту та заявки, згідно з якою видано даний патент;
• дату видання патенту (для тих країн, у яких строк дії патенту обчислюється від цієї дати).
У патентних бюлетенях багатьох країн публікуються також:
• коротка характеристика основного змісту винаходу (анотація, реферат та пункт/пункти патентної формули);
• креслення (принципові схеми).
На етапі систематизації і відбору знайдених патентів необхідно використовувати більш повніші джерела — реферативні видання зарубіжних патентних відомств чи інформаційних фірм.
На етапі детального аналізу патентів необхідно використовувати повні описи винаходів до патентів. Далі проводиться власне пошук патентів, які стосуються об'єкта, що перевіряється, їх вивчення, аналіз, оцінка.
Насамперед необхідно встановити глибину пошуку, тобто максимального строку, за який необхідно проглянути відповідні патенти.
Глибина пошуку визначаються такими обставинами:
• строком дії патентів у даній країні з урахуванням можливості його продовження;
• часом (датою) відомості об'єкта, що перевіряється.
Початковий строк пошуку визначається строком дії патенту. Кінцевий — датою відомості об'єкта з доданням строку, необхідного для розгляду заявок у тій чи іншій країні.
Збільшувати глибину пошуку для тих країн, які практикують продовження строку дії патенту, слід лише у випадках, якщо перевіряється досить суттєве технічне рішення.
Патентний пошук при експертизі на патентну чистоту має такі форми:
• предметний (тематичний) — за класифікаційними рубриками винаходів, як правило, цей пошук застосовують до країн з великим фондом патентів, а також у тих випадках, коли на першій стадії експертизи визначались класифікаційні індекси (рубрики);
• фірмовий (іменний) — у тому випадку, коли відомо, що діяльність у відповідній галузі проводить обмежена кількість фірм;
• змішаний (комбінований) — у тому випадку, коли предметний пошук, який проводиться в обмеженому колі країн, доповнюється пошуком патентів фірм цієї групи, одержаних в інших країнах;
• специфічний (суцільний) — у тому випадку, коли немає класифікації винаходів, а патентний фонд незначний. Застосовується суцільний огляд найменувань патентів даної країни.
У коленій з класифікаційних рубрик предметний пошук спочатку проводять за найменуванням винаходів. Слід все ж таки мати на увазі, що найменування винаходу не завжди достатньо адекватно характеризує його суть. Інколи найменування взагалі не охоплює всього застосування винаходу, характеризуючи лише один з можливих варіантів. У певних випадках найменування винаходу може ввести в оману щодо його можливого використання. Тому не завадить одночасно ознайомитися зі схемою та пунктом патентної формули.
За іменного (фірмового) пошуку найзручніше вести пошук за найменуванням патентовласника (найчастіше це фірма), оскільки прізвище винахідника ряд країн не зазначає в іменні показники. Потрібно знайти точне найменування фірми в оригінальному записі мовою відповідної країни.
Комбінований пошук застосовують, як правило, в особливо відповідальних випадках.
Як результат усіх видів пошуків складається перелік патентів, необхідних для подальшого вивчення і систематизації.
Знайдені патенти, які стосуються об'єкта, щодо якого здійснюється експертиза на патентну чистоту, систематизують у розрізі країн у такій послідовності:
• за фірмами (патентовласниками);
• за захищеними технічними рішеннями;
• за строками їх дій, які залишилися;
• за пріоритетними даними.
Аналіз патенту полягає у виконанні таких дій:
• виявленні частин опису винаходу для встановлення обсягу прав патентовласника;
• визначенні системи побудови патентної формули (в країнах світу формула винаходу може мати такі назви: предмет винаходу, пункти патентування, патентні посягання тощо);
• визначенні пунктів патентної формули, аналіз яких необхідний для виявлення максимальних меж обсягу прав патентовласника;
• виявленні всіх ознак винаходу та їх сукупності за кожним з пунктів патентної формули, які підлягають аналізу;
• зіставленні ознак захищеного патентом винаходу з відповідними ознаками об'єкту, який перевіряється;
• визначенні важливості кожної з невикористаних в об'єкті, який перевіряється, ознак винаходу, захищеного патентом;
• визначенні можливості розширювального тлумачення формули на основі визначення еквівалентності кожної з невикористаних в об'єкті ознак винаходу, захищеного патентом;
• складанні висновку про поширення чи непоширення дії пункту патентної формули і патенту в цілому на об'єкт, що перевіряється (чи його частину).
Іноземний патент необхідно вивчати або ж в адекватному його перекладі українською мовою (чи мовою, якою вільно володіє експерт, що виконує перевірку), або ж, що краще і оперативніше, — мовою оригіналу.
У тому випадку, коли об'єкт, що перевіряється, підпадає під дію одного та кількох патентів у країні чи країнах, щодо яких виконується експертиза на патентну чистоту, то при необхідності встановлюють ще й інші країни, де є відповідні па-тенти-аналоги і виявляють коло країн, де в даного об'єкта відсутня патентна чистота.
Як правило, пошук патентів-аналогів концентрується навколо достатньо суттєвих для даного об'єкта рішень або ж таких елементів, які широко застосовуються. Пошук патентів-аналогів вірогідніше проводити як фірмовий (іменний) пошук. У більшості країн фірмові покажчики публікуються щорічно. Фірмовий пошук патенту-аналога слід починати від дати, яка передує приблизно на рік даті пріоритету первинного патенту, а також врахувати при цьому мінімальний строк розгляду заявок на патенти в даній країні.
Встановлення факту видання патентів-аналогів (на один і той же винахід) здійснюється на підставі визначення тотожності найменувань патентовласника (заявника), винахідника (винахідників), а також дати пріоритету і номера першопочаткової заявки. Правда, найменування винаходу в патентах, які видані в різних країнах, можуть не збігатися між собою. Ідентичність аналога первинному патенту за текстом опису винаходу слід встановлювати з урахуванням різних правил складання цих описів у різних країнах, а також можливостей неоднакового обсягу захисту за патентами-аналогами. Ідентифікація полегшується, коли є креслення чи схеми.
Важливе значення має перевірка правочинності виданих патентів, які заважають. Мета такого заходу полягає в можливості опротестування чи оспорювання чинного чужого патенту, який позбавляє патентної чистоти наш об'єкт техніки. Протест — це дії, які здійснюються зацікавленою особою в часових межах, встановленим патентним законодавством, що полягають у поданні до відповідного патентного відомства заяви проти видачі патенту.
Якщо такі строки з огляду на ті чи інші причини виявилися пропущеними, то за необхідності може бути порушена в суді справа про анулювання патенту або визнання його частково недійсним.
Як правило, такий прийом застосовують у вигляді зустрічного позову, коли патентовласник подає позов про порушення його патенту. Як свідчить практика, головною підставою для опротестування та оспорювання патенту є відсутність новизни винаходу за станом на дату пріоритету.
Певну відмінність має експертиза промислових зразків на патентну чистоту. Відмінності спричинені специфікою промислових зразків. Охорона щодо них поширюється на видимі зовнішні риси відповідних об'єктів техніки.
На патентну чистоту перевіряються як товари побутового, так і виробничого та технічного призначення.
Вибір методики експертизи залежить від характеру правової охорони в конкретній країні промислових зразків (патентне чи авторське право).
Експертиза об'єктів на патентну чистоту щодо промислових зразків включає такі етапи:
1) оцінювання необхідності експертизи об'єкта на патентну чистоту, враховуючи його призначення (пристрій, комплектуючі, напівфабрикати тощо) і характер (об'єкт експорту, нова розробка, виставковий експонат, проект стандарту тощо);
2) визначення країн, щодо яких має проводитися експертиза, вивчення законодавства з промислових зразків цих країн;
3) вибір методики експертизи щодо кожної з вище названих країн;
4) вивчення джерел патентної та іншої документації, яка буде залучена до пошуку промислових зразків, які охороняються законом;
5) виявлення в об'єкті елементів технічної естетики, що підлягають перевірці, та їх класифікація;
6) пошук у країнах перевірки промислових зразків, що стосуються об'єкта, який перевіряється;
7) зіставлення знайдених промислових зразків з об'єктом який перевіряється, і складання висновку про його патенту чистоту.
Для тих країн, які застосовують форму охорони промзразків у вигляді авторського права, після проведення перших чотирьох етапів достатньо встановити: зовнішні форми копіюють повністю чи частково який-небудь промзразок, чи таке копіювання відсутнє? В останньому випадку об'єкт вважається патентно чистим. Охорона промислових зразків у формі авторського права обмежена і захищає лише від зумисного копіювання.
Джерелом пошуку промислових зразків, що охороняються, є офіційні публікації про їх реєстрацію, а також каталоги і проспекти фірм та інші матеріали. Слід мати на увазі, що зовнішні форми об'єкта підлягають перевірці в такому вигляді, як вони сприймаються при розгляданні об'єкта в цілому.
Як самостійні елементи зовнішнього оформлення об'єкта можуть виступати малюнки на ньому (зрозуміло, що виконані промисловим способом), зафарбування окремих частин у певні кольори. Виділені для перевірки елементи технічної естетики індексуються згідно з Міжнародною класифікацією промислових зразків (МКПЗ). Існують у світі і національні системи класифікації. Це необхідно брати до уваги під час проведення експертизи.
Пошуки промислових зразків, що охороняються, проводяться за повний номінальний строк дії їх охоронних документів з урахуванням можливого продовження.
Для країн, які надають охорону промисловим зразкам у формі патентного права, слід мати на увазі, що критерієм тотожності об'єкта і промислового зразка є спільність їх зорового сприймання непідготовленою особою. Тобто звичайна людина повинна легко відрізнити даний об'єкт та існуючий промисловий зразок.
При експертизі об'єкта на патентну чистоту товарних знаків слід мати на увазі, що товарні знаки можуть охоронятися як на основі національної реєстрації в одній чи кількох країнах, так і на основі міжнародної реєстрації, згідно з якою виключне право на товарний знак охороняється за правилами Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.
Важливою й те, що право на товарний знак може охоронятися практично без обмеження строку, оскільки строк їх охорони може безліч разів поновлюватися.
Експертиза на патенту чистоту щодо товарних знаків полягає у виконанні таких етапів:
1) оцінювання об'єкта (тобто символу) з точки зору необхідності його перевірки на патентну чистоту щодо товарних знаків;
2) виявлення в об'єкті всіх елементів його маркування, які потребують перевірки;
3) визначення кола країн, для яких потрібно провести перевірку, а також належність цих країн до Мадридської і Лісабонської угод;
4) визначення класифікаційного індексу виробу за системою класифікації товарів і послуг;
5) визначення джерел патентної та іншої документації, яка буде залучена для перевірки;
6) проведення пошуку зареєстрованих товарних знаків;
7) зіставлення елементів маркування, які перевіряються, із зареєстрованими товарними знаками та складання висновку щодо патентної чистоти об'єкта.
На патентну чистоту щодо товарних знаків перевіряються всі промислові вироби, які мають товарні знаки та інші види маркування як власне на виробі, так і на його упаковці. Перевіряється також службова технічна документація, рекламні та інші матеріали, якщо на них є зображення якихось символів.
Згідно з загальним правилом, перевірка поширюється лише на товарний знак (маркування), що розміщений на виробі в цілому. Товарні знаки складових частин такого виробу ніби поглинаються загальним товарним знаком кінцевого виготовлювача-монтажника. Товарні знаки (маркування) комплектуючих перевіряється лише в окремих випадках: якщо такий знак добре помітний у цілому об'єкті, а його перевірка на патентну чистоту не проводилася.
На патентну чистоту щодо товарних знаків перевіряються такі елементи маркування товару:
• власне товарний знак, який розміщується на самому товарі і/або його упаковці, — у тому випадку, коли цей товарний знак не зареєстровано в даній країні;
• спеціальне найменування на товарі і/або упаковці, рекламних матеріалах, техдокументації тощо;
• найменування виготовлювача, коли застосування такого слова чи словосполучення можливе і за кордоном;
• найменування матеріалу, якщо воно входить в маркування та не є видовим найменуванням і його вживання можливе в зарубіжних мовах;
• усі інші позначення, які містяться в маркуванні відповідного товару;
• упаковка спеціальної форми — в тому випадку, якщо даний товар реалізується лише в такій упаковці (це — випадок об'ємних товарних знаків).
Відомості про зареєстровані в даній країні товарні знаки чи про продовження строку їх дії містяться у відповідних розділах офіційних видань патентних відомств. У ряді країн періодично випускаються алфавітні покажчики словесних товарних знаків.
Стосовно тих країн, які беруть участь у Мадридській угоді про міжнародну реєстрацію товарних знаків, слід також користуватися щомісячним бюлетенем "Les Marques Internationales" та алфавітним покажчиком до нього, які випускаються в Женеві Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ). Нагадаємо, що ВОІВ має статус спеціалізованої агенції ООН.
Пошук зареєстрованих у певній країні товарних знаків проводиться, як правило, в межах тієї класифікаційної рубрики, яка охоплює товар, що перевіряється. Суцільний пошук за всіма класами дуже трудомістка роботаю і, як правило, не застосовується.
Зіставлення маркування об'єкта, що перевіряється, з товарним знаком, який охороняється, проводиться як для знака в цілому, так і для окремих його елементів. Головним критерієм для висновку про відсутність патентної чистоти є загальна схожість, яка може скластися у звичайного покупця при різночасному сприйнятті зареєстрованого товарного знака і зображення, яке перевіряється.
Ознайомившися з основним правилами експертизи на патентну чистоту винаходів, промислових зразків та товарних знаків, можна зробити такі висновки.
Без сумніву, робота щодо проведення такої експертизи — річ складна і може проводитися кваліфікованими спеціаліста-ми-патентознавцями, а ще краще (і так власне й було зафіксовано у свій час в ГОСТ 15.0111-82 "Порядок проведения патентных исследований") — сумісними зусиллями петентознавців і розробників відповідних об'єктів техніки.
Відомо, що на багатьох підприємствах і в організаціях існують окремі патентні служби, спеціалістів яких слід залучати до маркетологічних досліджень. Коли ж таких служб немає, то маркетинговому підрозділу необхідно потурбуватися про включення відповідних спеціалістів до свого штатного розпису. Можна звернутися до спеціалізованих організацій у галузі патентно-ліцензійної справи чи до представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Але якщо обсяг роботи достатній, то було б краще, щоб такі дослідження здійснював свій спеціаліст, який би постійно був у курсі справ.
Таким чином, об'єкт техніки (іншими словами — товар, що вже випускається чи поки що розробляється, чи вже такий, до створення якого збираються приступати), а також промисловий зразок та товарний знак можуть бути або ж патентно-чистими, або ні. Середини у цій справі немає.
У патентознавстві відома ситуація за назвою "обхід патенту". Це значить, що якщо, наприклад, у певній машині якийсь
агрегат не є патентночистим, то необхідно його замінити рівноцінним агрегатом, який має інші конструкційні особливості і не підпадає під дію патенту.
Що ж повинен запропонувати своєму керівництву маркетолог після того, як він вивчив ситуацію на ринку, впевнився в тому, що є попит на певний товар, але цей товар має свого патентовласника, обійти патент якого немає можливості? Звичайно можна піти на ризик і без згоди власника патенту скористатися його винаходом, за що можна суворо поплатитися. Доцільніше придбати ліцензію у відповідного патентовласника.
Перехід економіки України на рейки ринкового розвитку надає особливої актуальності належній організації патентно-ліцензійної справи. Ті керівники підприємств і організацій різних форм власності, які не усвідомили її місця в структурі маркетингової діяльності, неминуче відчують свої прорахунки. Немає маркетингу без патентно-ліцензійної справи. Наші суб'єкти господарської діяльності мусять усвідомити, що вони реалізують товари і послуги не у вакуумі, а на ринках, насичених охоронними документами на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки.
Зовнішньоекономічна діяльність без належно поставленої патентно-ліцензійної роботи безперспективна справа. Патентна чистота вітчизняної продукції на світових ринках є важливою запорукою ЇЇ конкурентоспроможності.
У незалежній Україні ця Інструкція ніким і ніколи не скасовувалася. Цей нормативний документ вартий того, щоб про нього знали всі ті, хто причетний до зовнішньоекономічної діяльності. Як відомо, меж для удосконалення не існує. Можливо, колись з'явиться досконаліше бачення експертизи на патентну чистоту. Поки що можна стверджувати, що нормативний акт більше як тридцятирічної давності не застарів і може бути в пригоді тим, хто прямує як на вітчизняні, так і зарубіжні ринки зі своєю продукцією.
Інструкцію можна розглядати не лише як нормативний документ, а й як збірник порад про те, як визначати патентну чистоту продукції. У цьому розділі ми й ознайомимося з основними положеннями Інструкції. Детальніше ознайомитися з нею радимо самостійно.
Патентну чистоту необхідно забезпечувати вже на тій стадії, коли об'єкт техніки (тобто товар) створюється. Для тих об'єктів техніки, які створюються заново, експертиза патентної чистоти є складовою частиною загальних патентних досліджень. Вони виконуються як перед початком, так і під час відповідної розробки. Як самостійна робота, експертиза патентної чистоти виконується щодо раніше розроблених пристроїв, способів і речовин, які стають виставковими експонатами і об'єктами експорту чи закордонного ліцензування. Щодо винаходів перевірці на патентну чистоту підлягає все, що може становити об'єкт винаходу (пристрій, спосіб, речовина, штам).
Щодо корисних моделей перевіряються лише пристрої, які призначені для поставок у ті країни, де передбачена правова охорона цього об'єкта промислової власності. Таких країн небагато, але серед них є країни з привабливими ринками, зокрема, Німеччина та Японія.
Щодо промислових зразків перевіряються лише ті об'єкти, які беруть участь у формуванні загального вигляду відповідного виробу.
Щодо товарних знаків перевіряються всі вироби, позначені маркуванням як на самому виробі, так і на технічній та службовій документації.
Слід мати на увазі, що коли перевіряється патентна чистота пристроїв, то вони, інколи можуть містити сотні й тисячі технічних рішень (вузлів, деталей, механізмів, агрегатів тощо). Образно кажучи, всі деталі і шурупи фізично неможливо перевірити. Завдання полягає в тому, щоб вибрати такі технічні рішення, дані про патентну чистоту яких, з огляду на їх значимість і важливість, необхідні й достатні для оцінювання патентної чистоти об'єкту в цілому. Треба зуміти знайти технічні рішення принципового значення для того, щоб скоротити обсяг і час проведення експертизи. Зрозуміло, що така робота може бути плідною, якщо патентознавець та інженер працюють злагоджено. Непроста річ мати в одній особі висококваліфікованого патентознавця та інженера, хоч це все ж таки трапляється.
Перевірка патентної чистоти способу охоплює його операції і прийоми. Необхідно врахувати, що в багатьох країнах, у тому числі і в Україні, патентна охорона способу поширюються і на продукцію, виготовлену безпосередньо запатентованим способом. Необхідно також пам'ятати, що можуть видаватися й самостійні патенти на продукцію (інакше кажучи, вироби), яка одержана способом, щодо якого здійснюється перевірка. Трапляється також видача комбінованих патентів, які захищають як пристрій, так і спосіб одержання речовини та саму речовину.
Чому згадане вище потрібно мати на увазі? Тому що спосіб як такий мало кого цікавить. Спосіб викликає інтерес лише тоді, коли за його допомогою одержується якась продукція.
Перевірка патентної чистоти винаходу-речовини здійснюється при розробці нових матеріалів, або ж нових способів одержання вже відомих речовин. Для уникнення зайвої роботи та з метою економії часу перед проведенням експертизи необхідно уточнити, на які саме види речовин поширюється в конкретній країні правова охорона. Перевірка патентної чистоти речовин, як правило, охоплює також і способи їх одержання та використання. Речовини природного походження на патентну чистоту не перевіряються.
Якщо речовини одержують за допомогою синтезу, то на патентну чистоту необхідно перевірити спосіб одержання таких речовин.
Правова охорона штамів відбувається далеко не в усіх країнах світу, але майже скрізь охороняються способи одержання речовин за допомогою штамів. Правова охорона в країнах світу поширюється на середовище для живлення штамів.
Перевірка патентної чистоти штаму охоплює:
• власне штам;
• технологію одержання речовини, продуктом якої є штам;
• речовину, з якої одержують штам;
• спосіб вирощування та підвищення активності даного штаму;
• середовище живлення штаму;
• способи одержання середовища й живлення даного штаму.
Перевірка патентної чистоти по суті означає встановлення залежності певного об'єкта від патентів, виданих раніше у відповідних країнах, які продовжують діяти на даний момент.
Суцільний (іншими словами, вичерпний) пошук нерідко може замінюватися вибірковим, наприклад, пошуком патентів фірм (або ж винахідників), які працюють над відповідною проблематикою. Правда, в цьому є певний ризик, адже можуть бути нові фірми чи винахідники, про яких раніше не було інформації.
При проведенні патентної експертизи щодо країн, які практикують відкладену експертизу заявок на винаходи, слід брати до уваги, що винаходам надається тимчасова охорона від дати викладки (публікації) відповідної заявки.
Якщо після закінчення експертизи об'єкта техніки на патентну чистоту виникають обставини, які потребують продовжити цю роботу, то здійснюється додаткова перевірка. Вона спричинюється в основному такими обставинами:
• розширенням кола країн експорту;
• внесенням змін в об'єкт, щодо якого вже відбулася експертиза патентної чистоти.
Як же конкретно провести пошук на патентну чистоту? Насамперед необхідно сформулювати відповідну програму та підготувати всі необхідні дані для перевірки. Це означає, що потрібно дістати вказівники класів патентів відповідних країн (чи вказівники класів промислових зразків та товарних знаків), довідково-пошуковий апарат до них та інші допоміжні матеріали, що полегшують пошук класифікаційних рубрик. Слід передбачити такі етапи експертизи на патентну чистоту:
• оцінка умов та вибір оптимальної методики експертизи для даного об'єкта, визначення країн перевірки;
• вивчення патентного законодавства тих країн, щодо яких проводиться перевірка, тією мірою, в якій воно має значення для методики експертизи;
• вибір технічних рішень та інших елементів, що підлягають експертизі;
• вибір комплектуючих виробів чи напівфабрикатів, які підлягають експертизі;
• визначення та підбір технічної документації на даний об'єкт, яка буде залучена для експертизи;
• визначення класифікаційних рубрик для всіх технічних рішень та інших елементів, які підлягають
перевірці;
• вибір патентної документації, згідно з якою буде проводитися експертиза об'єкта.
Завдання першого етапу полягає в тому, щоб досягти достатню достовірність результатів експертизи при мінімально необхідних затратах часу і ресурсів на її проведення. Слід визначити країни, щодо яких перевіряється патентна чистота, наявність і доступність патентних фондів цих країн в Україні, СНД чи в інших державах. Перевірка на патентну чистоту буде успішною, якщо вона здійснюватиметься сумісними зусиллями розробника і патентознавця.
На другому етапі необхідно встановити положення патентних законів відповідних країн, які стосуються методики перевірки, дату набрання чинності патентного закону, а в необхідних випадках — попереднього. Слід установити види промислової власності, що охороняються в даній країні і на які об'єкти охоронні документи не видаються.
Потрібно проаналізувати вимоги до новизни винаходів з метою правильного визначення технічних рішень з точки зору строків їх відомості та джерел відомості, які можуть бути протиставлені патенту, що заважає.
Необхідно врахувати спеціальні види патентів, крім основних (додаткові, залежні, ввізні), що діють у даній країні.
На яку глибину слід пірнати в патентне море, щоб перевірити наявність чи відсутність патентів, які можуть позбавити наш об'єкт техніки патентної чистоти? Для правильного визначення глибини пошуку важливе значення має строк дії патенту, можливість і межі продовження строку його дії, можливість поновлення патенту, що втратив силу через несплату мита за підтримку чинності патенту. Крім вивчення основних положень патентного законодавства, не завадить ознайомитися із судовою практикою відповідних країн з питань, які безпосередньо стосуються експертизи на патентну чистоту, зокрема вивчити:
• обсяг прав, які надаються судам при розгляді патентних спорів;
• застосування в даній країні прецедентного права;
• розгляд справ про порушення прав патентовласників;
Слід також мати на увазі набрання чинності регіональними угодами, як, наприклад, Конвенцією про європейський патент
При виборі технічних рівнів, які потрібно перевіряти на патентну чистоту, слід мати на увазі таке.
Для складних пристроїв (великі машини, агрегати радіотехніка, різні комбайни, верстати, трактори, автомобілі літаки тощо) насамперед визначаються технічні рішення, які мають важливе значення для об'єкта в цілому. Це, як правило їх принципові схеми (кінематична і електрична), загальне компонування, конструктивні рішення основних механізмів і агрегатів, а для електричних пристроїв — і принципові схеми основних блоків. Потім визначаються інші технічні рішення, які мають суттєвий вплив на роботу пристрою в цілому. Другорядні технічні рішення перевіряються лише, як правило, для об'єктів масового використання.
Для способів (технологій) визначають послідовність операцій, параметри і режими технологічного процесу, а також технічні рішення, що мають відношення до прийомів, які застосовуються.
При перевірці патентної чистоти речовини спочатку визначають технічні рішення, що полягають у якісному (наявність інгредієнтів чи компонентів), а потім у кількісному (їх відсоткове співвідношення) складі даної речовини. Перевірці підлягають і вказівки на введення в речовину (чи її компоненти) різних домішок тощо.
У випадку невеликого обсягу випуску чи продажу виробів, патентна чистота перевіряється лише стосовно обмеженої кількості найбільш важливих технічних рішень. При масовому виробництві перевіряється більшість технічних рішень, а інколи і всі рішення даного об'єкта техніки, навіть, малозначні вузли та деталі.
Коли існує державний стандарт на певну продукцію, то на патенту чистоту перевіряється решта технічних рішень стандартизованого об'єкта, які не регламентовані відповідним стандартом.
А чи необхідно перевіряти на патентну чистоту технічні рішення, на які видані авторські свідоцтва колишнього СРСР чи зарубіжні патенти нашим громадянам чи організаціям? Так, необхідно. Перевірка здійснюється на загальних підставах, оскільки не виключено, що сукупність частини ознак нашого винаходу може бути предметом більш раннього чужого чинного патенту.
Якщо кількість зарубіжних патентів, що стосуються об'єкта техніки, патентна чистота якого перевіряється, невелика, то з метою економії часу, ресурсів і підвищення надійності перевірки аналізований об'єкт техніки не розмежовують на складові частини, а обмежуються суцільним оглядом цієї групи патентів, щоб виявити ті з них, які певним чином стосуються даного об'єкта.
Зупинимося на перевірці патентної чистоти комплектуючих. У пристроях масового виробництва (наприклад, годинники, фотоапарати, радіоприймачі тощо) потрібно перевіряти більшість комплектуючих виробів. У решті пристроїв — лише найбільш суттєві комплектуючі вироби. Завжди перевіряється патентна чистота великих та коштовних комплектуючих виробів. Покупні напівфабрикати (оброблена сировина) перевіряються на патентну чистоту за таких умов:
• технологія, що перевіряється, передбачає обов'язкове застосування даного напівфабрикату;
• речовина, що перевіряється виготовлена з цілком певного напівфабрикату і це може бути встановлено аналізом чи іншим чином;
• пристрій, що перевіряється, містить одну чи кілька складових частин, виготовлених з напівфабрикатів, застосування яких дає можливість суттєво поліпшити характеристики пристрою.
Підбираючи технічну документацію для проведення експертизи на патентну чистоту, слід брати найостанніший її варіант, у якому відображені всі зміни та доповнення. Поряд з кресленнями (регламентами, описами, рецептурами), необхідно також використовувати пояснювальні записки, інструкції з експлуатації, щоб якнайповніше розкрити суть і особливості технічних рішень, патентна чистота яких перевіряється.
Велике значення для правильного проведення експертизи на патенту чистоту має визначення рубрик Міжнародної та національних систем класифікації патентів (а також промислових зразків та товарних знаків). Необхідно визначити мінімально необхідну кількість рубрик, яка все ж таки забезпечила б пошук усіх без винятку патентів, необхідних дня конкретної експертизи.
На даному етапі найбільш поширеною системою класифікації є Міжнародна патентна класифікація, на яку переходить усе більша кількість держав. З іншого боку, є немало країн, у тому числі промислово розвинутих, які ще користуються своїми національними системами класифікацій.
Основні особливості національних систем полягають у тому, що в них за основу класифікації береться один з двох принципів:
• галузевий, коли винаходи розміщуються згідно з їх застосуванням у тій чи іншій галузі техніки;
• функціональний, коли винаходи розміщуються в рубриках відповідно до тих функцій, які вони виконують, чи ефекту, який вони забезпечують.
Вважають, що МПК є найбільш логічною, оскільки дозволяє синтезувати позитивні риси обох класифікацій. При визначенні рубрик МПК немає необхідності подвійного (галузевого і функціонального) їх пошуку.
Відбір патентної документації для проведення експертизи на патентну чистоту проводиться у кілька етапів. Спочатку необхідно виявити офіційні джерела, які містять відомості про всі діючі патенти. Як правило, це офіційні патентні бюлетені зарубіжних країн чи видані в колишньому СРСР (а тепер — Росії) офіційні збірники (переліки) патентів країн світу.
Майже всі офіційні патентні бюлетені країн світу вміщують таку інформацію:
• найменування винаходу;
• найменування патентовласника і дійсного винахідника (чи винахідників);
• класифікаційний індекс (чи індекси), до якого (яких) віднесено даний винахід;
• номери патенту та заявки, згідно з якою видано даний патент;
• дату видання патенту (для тих країн, у яких строк дії патенту обчислюється від цієї дати).
У патентних бюлетенях багатьох країн публікуються також:
• коротка характеристика основного змісту винаходу (анотація, реферат та пункт/пункти патентної формули);
• креслення (принципові схеми).
На етапі систематизації і відбору знайдених патентів необхідно використовувати більш повніші джерела — реферативні видання зарубіжних патентних відомств чи інформаційних фірм.
На етапі детального аналізу патентів необхідно використовувати повні описи винаходів до патентів. Далі проводиться власне пошук патентів, які стосуються об'єкта, що перевіряється, їх вивчення, аналіз, оцінка.
Насамперед необхідно встановити глибину пошуку, тобто максимального строку, за який необхідно проглянути відповідні патенти.
Глибина пошуку визначаються такими обставинами:
• строком дії патентів у даній країні з урахуванням можливості його продовження;
• часом (датою) відомості об'єкта, що перевіряється.
Початковий строк пошуку визначається строком дії патенту. Кінцевий — датою відомості об'єкта з доданням строку, необхідного для розгляду заявок у тій чи іншій країні.
Збільшувати глибину пошуку для тих країн, які практикують продовження строку дії патенту, слід лише у випадках, якщо перевіряється досить суттєве технічне рішення.
Патентний пошук при експертизі на патентну чистоту має такі форми:
• предметний (тематичний) — за класифікаційними рубриками винаходів, як правило, цей пошук застосовують до країн з великим фондом патентів, а також у тих випадках, коли на першій стадії експертизи визначались класифікаційні індекси (рубрики);
• фірмовий (іменний) — у тому випадку, коли відомо, що діяльність у відповідній галузі проводить обмежена кількість фірм;
• змішаний (комбінований) — у тому випадку, коли предметний пошук, який проводиться в обмеженому колі країн, доповнюється пошуком патентів фірм цієї групи, одержаних в інших країнах;
• специфічний (суцільний) — у тому випадку, коли немає класифікації винаходів, а патентний фонд незначний. Застосовується суцільний огляд найменувань патентів даної країни.
У коленій з класифікаційних рубрик предметний пошук спочатку проводять за найменуванням винаходів. Слід все ж таки мати на увазі, що найменування винаходу не завжди достатньо адекватно характеризує його суть. Інколи найменування взагалі не охоплює всього застосування винаходу, характеризуючи лише один з можливих варіантів. У певних випадках найменування винаходу може ввести в оману щодо його можливого використання. Тому не завадить одночасно ознайомитися зі схемою та пунктом патентної формули.
За іменного (фірмового) пошуку найзручніше вести пошук за найменуванням патентовласника (найчастіше це фірма), оскільки прізвище винахідника ряд країн не зазначає в іменні показники. Потрібно знайти точне найменування фірми в оригінальному записі мовою відповідної країни.
Комбінований пошук застосовують, як правило, в особливо відповідальних випадках.
Як результат усіх видів пошуків складається перелік патентів, необхідних для подальшого вивчення і систематизації.
Знайдені патенти, які стосуються об'єкта, щодо якого здійснюється експертиза на патентну чистоту, систематизують у розрізі країн у такій послідовності:
• за фірмами (патентовласниками);
• за захищеними технічними рішеннями;
• за строками їх дій, які залишилися;
• за пріоритетними даними.
Аналіз патенту полягає у виконанні таких дій:
• виявленні частин опису винаходу для встановлення обсягу прав патентовласника;
• визначенні системи побудови патентної формули (в країнах світу формула винаходу може мати такі назви: предмет винаходу, пункти патентування, патентні посягання тощо);
• визначенні пунктів патентної формули, аналіз яких необхідний для виявлення максимальних меж обсягу прав патентовласника;
• виявленні всіх ознак винаходу та їх сукупності за кожним з пунктів патентної формули, які підлягають аналізу;
• зіставленні ознак захищеного патентом винаходу з відповідними ознаками об'єкту, який перевіряється;
• визначенні важливості кожної з невикористаних в об'єкті, який перевіряється, ознак винаходу, захищеного патентом;
• визначенні можливості розширювального тлумачення формули на основі визначення еквівалентності кожної з невикористаних в об'єкті ознак винаходу, захищеного патентом;
• складанні висновку про поширення чи непоширення дії пункту патентної формули і патенту в цілому на об'єкт, що перевіряється (чи його частину).
Іноземний патент необхідно вивчати або ж в адекватному його перекладі українською мовою (чи мовою, якою вільно володіє експерт, що виконує перевірку), або ж, що краще і оперативніше, — мовою оригіналу.
У тому випадку, коли об'єкт, що перевіряється, підпадає під дію одного та кількох патентів у країні чи країнах, щодо яких виконується експертиза на патентну чистоту, то при необхідності встановлюють ще й інші країни, де є відповідні па-тенти-аналоги і виявляють коло країн, де в даного об'єкта відсутня патентна чистота.
Як правило, пошук патентів-аналогів концентрується навколо достатньо суттєвих для даного об'єкта рішень або ж таких елементів, які широко застосовуються. Пошук патентів-аналогів вірогідніше проводити як фірмовий (іменний) пошук. У більшості країн фірмові покажчики публікуються щорічно. Фірмовий пошук патенту-аналога слід починати від дати, яка передує приблизно на рік даті пріоритету первинного патенту, а також врахувати при цьому мінімальний строк розгляду заявок на патенти в даній країні.
Встановлення факту видання патентів-аналогів (на один і той же винахід) здійснюється на підставі визначення тотожності найменувань патентовласника (заявника), винахідника (винахідників), а також дати пріоритету і номера першопочаткової заявки. Правда, найменування винаходу в патентах, які видані в різних країнах, можуть не збігатися між собою. Ідентичність аналога первинному патенту за текстом опису винаходу слід встановлювати з урахуванням різних правил складання цих описів у різних країнах, а також можливостей неоднакового обсягу захисту за патентами-аналогами. Ідентифікація полегшується, коли є креслення чи схеми.
Важливе значення має перевірка правочинності виданих патентів, які заважають. Мета такого заходу полягає в можливості опротестування чи оспорювання чинного чужого патенту, який позбавляє патентної чистоти наш об'єкт техніки. Протест — це дії, які здійснюються зацікавленою особою в часових межах, встановленим патентним законодавством, що полягають у поданні до відповідного патентного відомства заяви проти видачі патенту.
Якщо такі строки з огляду на ті чи інші причини виявилися пропущеними, то за необхідності може бути порушена в суді справа про анулювання патенту або визнання його частково недійсним.
Як правило, такий прийом застосовують у вигляді зустрічного позову, коли патентовласник подає позов про порушення його патенту. Як свідчить практика, головною підставою для опротестування та оспорювання патенту є відсутність новизни винаходу за станом на дату пріоритету.
Певну відмінність має експертиза промислових зразків на патентну чистоту. Відмінності спричинені специфікою промислових зразків. Охорона щодо них поширюється на видимі зовнішні риси відповідних об'єктів техніки.
На патентну чистоту перевіряються як товари побутового, так і виробничого та технічного призначення.
Вибір методики експертизи залежить від характеру правової охорони в конкретній країні промислових зразків (патентне чи авторське право).
Експертиза об'єктів на патентну чистоту щодо промислових зразків включає такі етапи:
1) оцінювання необхідності експертизи об'єкта на патентну чистоту, враховуючи його призначення (пристрій, комплектуючі, напівфабрикати тощо) і характер (об'єкт експорту, нова розробка, виставковий експонат, проект стандарту тощо);
2) визначення країн, щодо яких має проводитися експертиза, вивчення законодавства з промислових зразків цих країн;
3) вибір методики експертизи щодо кожної з вище названих країн;
4) вивчення джерел патентної та іншої документації, яка буде залучена до пошуку промислових зразків, які охороняються законом;
5) виявлення в об'єкті елементів технічної естетики, що підлягають перевірці, та їх класифікація;
6) пошук у країнах перевірки промислових зразків, що стосуються об'єкта, який перевіряється;
7) зіставлення знайдених промислових зразків з об'єктом який перевіряється, і складання висновку про його патенту чистоту.
Для тих країн, які застосовують форму охорони промзразків у вигляді авторського права, після проведення перших чотирьох етапів достатньо встановити: зовнішні форми копіюють повністю чи частково який-небудь промзразок, чи таке копіювання відсутнє? В останньому випадку об'єкт вважається патентно чистим. Охорона промислових зразків у формі авторського права обмежена і захищає лише від зумисного копіювання.
Джерелом пошуку промислових зразків, що охороняються, є офіційні публікації про їх реєстрацію, а також каталоги і проспекти фірм та інші матеріали. Слід мати на увазі, що зовнішні форми об'єкта підлягають перевірці в такому вигляді, як вони сприймаються при розгляданні об'єкта в цілому.
Як самостійні елементи зовнішнього оформлення об'єкта можуть виступати малюнки на ньому (зрозуміло, що виконані промисловим способом), зафарбування окремих частин у певні кольори. Виділені для перевірки елементи технічної естетики індексуються згідно з Міжнародною класифікацією промислових зразків (МКПЗ). Існують у світі і національні системи класифікації. Це необхідно брати до уваги під час проведення експертизи.
Пошуки промислових зразків, що охороняються, проводяться за повний номінальний строк дії їх охоронних документів з урахуванням можливого продовження.
Для країн, які надають охорону промисловим зразкам у формі патентного права, слід мати на увазі, що критерієм тотожності об'єкта і промислового зразка є спільність їх зорового сприймання непідготовленою особою. Тобто звичайна людина повинна легко відрізнити даний об'єкт та існуючий промисловий зразок.
При експертизі об'єкта на патентну чистоту товарних знаків слід мати на увазі, що товарні знаки можуть охоронятися як на основі національної реєстрації в одній чи кількох країнах, так і на основі міжнародної реєстрації, згідно з якою виключне право на товарний знак охороняється за правилами Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.
Важливою й те, що право на товарний знак може охоронятися практично без обмеження строку, оскільки строк їх охорони може безліч разів поновлюватися.
Експертиза на патенту чистоту щодо товарних знаків полягає у виконанні таких етапів:
1) оцінювання об'єкта (тобто символу) з точки зору необхідності його перевірки на патентну чистоту щодо товарних знаків;
2) виявлення в об'єкті всіх елементів його маркування, які потребують перевірки;
3) визначення кола країн, для яких потрібно провести перевірку, а також належність цих країн до Мадридської і Лісабонської угод;
4) визначення класифікаційного індексу виробу за системою класифікації товарів і послуг;
5) визначення джерел патентної та іншої документації, яка буде залучена для перевірки;
6) проведення пошуку зареєстрованих товарних знаків;
7) зіставлення елементів маркування, які перевіряються, із зареєстрованими товарними знаками та складання висновку щодо патентної чистоти об'єкта.
На патентну чистоту щодо товарних знаків перевіряються всі промислові вироби, які мають товарні знаки та інші види маркування як власне на виробі, так і на його упаковці. Перевіряється також службова технічна документація, рекламні та інші матеріали, якщо на них є зображення якихось символів.
Згідно з загальним правилом, перевірка поширюється лише на товарний знак (маркування), що розміщений на виробі в цілому. Товарні знаки складових частин такого виробу ніби поглинаються загальним товарним знаком кінцевого виготовлювача-монтажника. Товарні знаки (маркування) комплектуючих перевіряється лише в окремих випадках: якщо такий знак добре помітний у цілому об'єкті, а його перевірка на патентну чистоту не проводилася.
На патентну чистоту щодо товарних знаків перевіряються такі елементи маркування товару:
• власне товарний знак, який розміщується на самому товарі і/або його упаковці, — у тому випадку, коли цей товарний знак не зареєстровано в даній країні;
• спеціальне найменування на товарі і/або упаковці, рекламних матеріалах, техдокументації тощо;
• найменування виготовлювача, коли застосування такого слова чи словосполучення можливе і за кордоном;
• найменування матеріалу, якщо воно входить в маркування та не є видовим найменуванням і його вживання можливе в зарубіжних мовах;
• усі інші позначення, які містяться в маркуванні відповідного товару;
• упаковка спеціальної форми — в тому випадку, якщо даний товар реалізується лише в такій упаковці (це — випадок об'ємних товарних знаків).
Відомості про зареєстровані в даній країні товарні знаки чи про продовження строку їх дії містяться у відповідних розділах офіційних видань патентних відомств. У ряді країн періодично випускаються алфавітні покажчики словесних товарних знаків.
Стосовно тих країн, які беруть участь у Мадридській угоді про міжнародну реєстрацію товарних знаків, слід також користуватися щомісячним бюлетенем "Les Marques Internationales" та алфавітним покажчиком до нього, які випускаються в Женеві Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ). Нагадаємо, що ВОІВ має статус спеціалізованої агенції ООН.
Пошук зареєстрованих у певній країні товарних знаків проводиться, як правило, в межах тієї класифікаційної рубрики, яка охоплює товар, що перевіряється. Суцільний пошук за всіма класами дуже трудомістка роботаю і, як правило, не застосовується.
Зіставлення маркування об'єкта, що перевіряється, з товарним знаком, який охороняється, проводиться як для знака в цілому, так і для окремих його елементів. Головним критерієм для висновку про відсутність патентної чистоти є загальна схожість, яка може скластися у звичайного покупця при різночасному сприйнятті зареєстрованого товарного знака і зображення, яке перевіряється.
Ознайомившися з основним правилами експертизи на патентну чистоту винаходів, промислових зразків та товарних знаків, можна зробити такі висновки.
Без сумніву, робота щодо проведення такої експертизи — річ складна і може проводитися кваліфікованими спеціаліста-ми-патентознавцями, а ще краще (і так власне й було зафіксовано у свій час в ГОСТ 15.0111-82 "Порядок проведения патентных исследований") — сумісними зусиллями петентознавців і розробників відповідних об'єктів техніки.
Відомо, що на багатьох підприємствах і в організаціях існують окремі патентні служби, спеціалістів яких слід залучати до маркетологічних досліджень. Коли ж таких служб немає, то маркетинговому підрозділу необхідно потурбуватися про включення відповідних спеціалістів до свого штатного розпису. Можна звернутися до спеціалізованих організацій у галузі патентно-ліцензійної справи чи до представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Але якщо обсяг роботи достатній, то було б краще, щоб такі дослідження здійснював свій спеціаліст, який би постійно був у курсі справ.
Таким чином, об'єкт техніки (іншими словами — товар, що вже випускається чи поки що розробляється, чи вже такий, до створення якого збираються приступати), а також промисловий зразок та товарний знак можуть бути або ж патентно-чистими, або ні. Середини у цій справі немає.
У патентознавстві відома ситуація за назвою "обхід патенту". Це значить, що якщо, наприклад, у певній машині якийсь
агрегат не є патентночистим, то необхідно його замінити рівноцінним агрегатом, який має інші конструкційні особливості і не підпадає під дію патенту.
Що ж повинен запропонувати своєму керівництву маркетолог після того, як він вивчив ситуацію на ринку, впевнився в тому, що є попит на певний товар, але цей товар має свого патентовласника, обійти патент якого немає можливості? Звичайно можна піти на ризик і без згоди власника патенту скористатися його винаходом, за що можна суворо поплатитися. Доцільніше придбати ліцензію у відповідного патентовласника.
Перехід економіки України на рейки ринкового розвитку надає особливої актуальності належній організації патентно-ліцензійної справи. Ті керівники підприємств і організацій різних форм власності, які не усвідомили її місця в структурі маркетингової діяльності, неминуче відчують свої прорахунки. Немає маркетингу без патентно-ліцензійної справи. Наші суб'єкти господарської діяльності мусять усвідомити, що вони реалізують товари і послуги не у вакуумі, а на ринках, насичених охоронними документами на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки.
Зовнішньоекономічна діяльність без належно поставленої патентно-ліцензійної роботи безперспективна справа. Патентна чистота вітчизняної продукції на світових ринках є важливою запорукою ЇЇ конкурентоспроможності.
